美国专利律师谈美国专利诉讼中的Discovery程序

美国专利诉讼中, 搜证程序 (Discovery) 是在审讯前 (pre-trial) 的一个重要程序。 该程序的主要目的是根据程序法由双方提交证据, 以使案情清晰为法庭最终审理做准备。搜证程序所使用的法律途径包括:请求提供文件(document request), 书面回答讯问(interrogatory), 讯问证人(deposition)等等, 一般这几种途径会交错进行。搜证程序历时一年或者若干年, 双方要相互提交成千上万页文件, 就数个或者数十个证人进行反覆讯问。双方在此期间还会向法院提交若干搜证动议(discovery motion), 要求法院干预对方的不合作行为。根据已有的证据,双方还会在搜证程序后期提交若干提前判决动议(summary judgment motion)就专利有效无效丶产品侵权与否请求法院作出判决。 搜证程序是诉讼中最漫长丶最重要丶也是最昂贵的程序。
美国容许诉讼双方取得对方资料,程度比全球其他国家深入许多。例如,美国专利诉讼的原告得详细询问被控侵权产品的设计丶构造丶操作丶销售和行销层面,包括要求审阅研发丶测试丶行销和边际利润的相关文件和纪录。被告亦得要求审阅与专利开发及竞争产品相关的类似文件。此类事证调查资料包括纸本文件丶电子档型式的纪录丶电子邮件和其他纪录。此外, 电子档文件的调查,即所谓的“e- discovery”是目前美国诉讼调查程序的主要焦点,因此调查程序之繁重丶耗时与昂贵,亦不足为奇。
Discovery当然是希望收集到的就是对手的不利证据,对于专利权人来说,不利的证据莫过于prosecution file wrapper history (申请过程历史档案) 除此之外,还有一些用来证明有效申请日的实验室记录丶足以证明专利权人对于一些已知前案隐匿的文件丶或是明明不是发明人却挂名发明人等证据。对于被控侵权者来说,最担心的莫过于在任何文件中留下一些对Patent-in-suit (诉讼中专利)的不当评论。
法务单位或许在处理文件上较为谨慎,但业务或研发单位有时对于Discovery的威力不甚了解,因此在遣辞用句上,往往无法精确的掌控,常一不小心就留下了许多不当或不利于企业的证据。所以企业内部应对各部门员工提供一些法律训练 , 以避免在文件或是电子邮件中留下对企业不利的证据. 比如说尽量避免在文件或是电子邮件中使用类似 “defect,” “infringement,” “lawsuit,”等敏感字眼. 有较为敏感的法律问题时, 尽量避免使用电子邮件来讨论。